君言观点
专利案件不侵权抗辩常用方法
发布时间:2020-09-28作者:赵体律师浏览数:0

近年来,笔者办理了大量侵害专利权案件,其中,既有行政查处案件,也有知识产权海关保护案件,数量最多的,是法院诉讼案件。不管案件属于哪一种类型,作为专利权人的相对方,只要选择不侵权抗辩,其原理和方法就是一样的,因为无论哪一种案件,当事人提出主张的法律依据都是我国的《专利法》。


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按照《专利法》及相关行政法规、司法解释的规定,专利侵权案件中不侵权抗辩的方法有十七八种之多。笔者以自己办理的一宗侵害发明专利权案件为例,就常用的几种抗辩方法,进行分析介绍。


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2009年3月19日,苏州亚比斯复合材料有限公司向国家知识产权局申请名称为“自动开启入气口的空气密封体及其制造方法”的发明专利,于2012年5月30日获得专利授权,专利号为ZL200910128472.4。

专利的附图如下:

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专利的权利要求1为:一种自动开启入气口的空气密封体,包括:二片外膜(2a、2b)、位于二片外膜之间的二片内膜(1a、1b)、充气通道(9)和气柱(6),其特征在于,在所述二片内膜之间涂覆有耐热材料(1c或1c’);还包括一热封二片外膜和二片内膜的中间热封线(3b),该中间热封线将充气通道(9)和气柱(6)分割并横跨所述耐热材料,在耐热材料的中间热封线处、在二片内膜之间形成有多个入气口(2e),入气口使充气通道(9)和气柱(6)相连通;还包括多个经热封二片外膜和二片内膜而形成的多个热封区块(5),热封区块位于相邻的两个入气口(2e)之间,热封区块一部分位于充气通道(9)上,另一部分位于气柱上;热封区块(5)和入气口(2e)呈交替设置;充气通道被充气膨胀后,二片外膜在纵向被拉开并在横向产生紧缩,热封区块(5)在横向产生收缩并横向挤压其两侧的二片内膜,使二片内膜在纵向被拉开从而自动开启入气口(2e),气体进入气柱后压迫二片内膜从而封闭气柱。


经过市场调查,专利权人认为珠海市某公司制造、许诺销售和销售的气柱袋产品侵犯上述专利权,遂委托笔者收集、固定证据后,向法院提起诉讼,要求被告停止制造、许诺销售和销售行为,并赔偿原告的经济损失。

本案被告可以从专利无效、现有技术、缺少技术特征、不等同和合法来源等常用路径中选择抗辩方式。



01

专利无效抗辩


所谓专利无效,是在专利权授予之后,发现其不符合专利法及其实施细则有关授予专利权的条件(主要是《专利法》第22条、23条、26条的规定),并经专利局复审和无效审理部(机构改革前,为专利复审委员会)审查并宣告其无效,被宣告无效的专利权视为自始不存在。拥有专利权是原告起诉的基础,专利权一旦被宣告无效,原告的诉讼基础即刻丧失,将直接面临败诉的后果。

本案被告如果分析原告专利并进行大量检索,发现专利权利要求1的技术方案,被专利申请日之前出版的一份技术文献所公开,即可向国家知识产权局请求宣告专利权无效。国家知识产权局审查后如果认为专利的权利要求1不符合新颖性和创造性的要求,可以宣告专利的权利要求1无效。值得注意的是,一项发明或实用新型专利通常不会只有1项权利要求,而是具有多项权利要求,一般是1项或2项独立权利要求,以及多项从属权利要求。

国家知识产权局宣告专利的权利要求1无效,仅仅是宣告专利权部分无效,在这种情况下,专利的从属权利要求依然有效,原告的权利基础并未完全丧失。只有国家知识产权局认定专利的所有权利要求均不具备新颖性和创造性,才能宣布专利权全部无效。事实上,本案的ZL200910128472.4发明专利已经多次被人请求宣告无效,经过多次无效宣告审理程序,均维持专利权全部有效。


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与发明和实用新型专利不同,外观设计专利没有权利要求书,不存在多个保护范围,故外观设计专利权的无效,系全部无效,不存在部分无效一说。无论是何种专利,专利权一旦被宣告全部无效,专利权人便丧失权利基础,在这种情况下,原告如果不撤回起诉,按照司法解释的规定,法院会裁定驳回原告起诉。

理论上,专利权的无效,还有专利过了20年或10年保护期失效,专利权人未按照规定缴纳年费失效,以及专利权人书面放弃专利权三种情形,这三种可称为形式上的无效。实务当中,专利权人委托律师等专业人员维权时,律师通常会检索、分析专利的有效性和稳定性,因此,专利案件中出现上述三种专利无效的情形,概率极低。



02

现有技术/设计抗辩


这是侵害专利权诉讼中,被告主张被控侵权产品采用的是涉案专利申请日前已经存在的现有技术/设计,因而其行为不侵犯原告所主张的专利权的一种抗辩方式。其中,现有技术/设计是指申请日以前在国内外为公众所知的技术/设计,包括申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术/设计。

选择做现有技术/设计抗辩,还是做专利权无效抗辩,要把专利技术/设计、被诉侵权技术/设计和申请日之前的技术/设计进行综合考量、分析,一般情况下,如果申请日之前的某一技术/设计与被诉侵权技术/设计之间的差异,小于申请日之前的技术/设计与专利技术/设计的差异,则宜做现有技术/设计抗辩;如果是大于,则宜做专利无效抗辩,即向国家知识产权局请求宣告涉案专利无效。至于是请求宣告全部无效还是部分无效,要看原告主张被告侵害了专利的哪几项权利要求,还要看被诉侵权技术落入了涉案专利哪几项权利要求的保护范围。


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现有技术/设计抗辩和专利权无效抗辩所依据的证据通常一样,都是专利申请日之前已经公开的技术方案或设计,二者的区别在于:前者系向法院提交证据、说明理由,抗辩自己实施的是现有技术/设计,以此主张未侵害原告的专利权,在这种情况下,原告专利权的有效性、稳定性并未得到否定;后者则由于被告向国家知识产权局提出请求并启动专利无效宣告审查程序,可能出现涉案专利权被宣告全部或者部分无效的结果。

需要强调的是,专利权人自己在申请日前对外公开的技术方案或设计,与他人在专利申请日前对外公开的技术方案或设计,二者的法律后果没有区别,无论哪一种情况,均构成现有技术/设计。如果被告实施的是申请日前已经对外公开的技术方案或设计,不论对外公开的实施主体是专利权人还是另有其人,均构成被告侵权的阻却事由,被告得以抗辩成功。



03

缺少技术特征抗辩


专利侵权判定须坚持全面覆盖原则。所谓全面覆盖原则,指如果被控侵权产品的技术特征包含原告主张的权利要求记载的全部技术特征,则该产品落入专利权的保护范围。因此,根据全面覆盖原则,本案被告可以做缺少技术特征的抗辩,即主张被控侵权产品缺少原告主张权利要求的一个或者一个以上技术特征,从而没有落入专利权的保护范围,不构成侵权。

在本案中,被告做不侵权抗辩所针对的技术特征是:充气通道被充气膨胀后,二片外膜在纵向被拉开并在横向产生紧缩,热封区块(5)在横向产生收缩并横向挤压其两侧的二片内膜,使二片内膜在纵向被拉开从而自动开启入气口(2e),气体进入气柱后压迫二片内膜从而封闭气柱。被告抗辩称:一、权利要求1的上述技术特征系功能性技术特征,并非结构性技术特征,且上述功能性特征并未得到专利说明书的支持,故专利的上述技术特征保护范围不清楚、不明确;二、被控侵权产品入气口二片内膜的打开方式与涉案专利权利要求1记载的入气口打开方式不同,被诉产品入气口的二片内膜是拉开的,而涉案专利入气口是挤压打开,两者存在明显区别。


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笔者对专利法关于功能性特征的规定和司法实践进行研究后,认为:虽然司法解释规定了功能性特征的界定及其侵权判定,但是,司法实务中法院认定某项技术特征构成功能性特征的情况,极为少见。

法院确定争议技术特征的保护范围,依据依然是权利要求书的文字描述和说明书实施例及附图。基于以上分析判断,笔者将诉争技术特征与被诉产品进行细致分析比对后,主张该技术特征并非功能性特征,被诉产品具备上述技术特征,构成侵权。经过审理,法院采纳了笔者的主张和意见,认定:一、专利权利要求1的上述技术特征并非功能性特征,不能以具体实施例来限定专利权的保护范围;二、被控侵权产品的入气口在打开时,纵向拉力和横向挤压力并存,两者都有助于两片内膜在纵向被拉开。故被控侵权产品的入气口打开方式具有横向挤压力的技术特征,落入专利权利要求1的保护范围。



04

不等同抗辩


跟“缺少技术特征”抗辩一样,不等同抗辩也是基于全面覆盖原则的一种抗辩方式。被告可以主张被控侵权产品与涉案专利相比,有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同,从而不侵犯原告的专利权。所谓等同,是指产品的一项技术特征与专利的对应技术特征相比,虽然从字面上看有差异、不相同,但是实质上相同,亦即等于相同。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定:等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。这是最高人民法院关于“等同”的准确定义和权威解释,俗称“三基本一无需”。

是否构成等同,是专利侵权判定中较为复杂且容易产生争议的问题。司法实践中,不同的判断主体,包括不同法院、不同法官,甚至同一个合议庭的不同法官,遇到具体案件,对技术特征是否构成等同,容易产生分歧。事实上,在本案审理过程中,被告除了辩称涉案专利权利要求1结尾处的技术特征系功能性特征外,还主张被控侵权产品的入气口是两片外膜膨胀后带动两片内膜被拉开,而涉案专利则是通过挤压方式打开入气口,二者既不相同,也不等同。显然,被告的抗辩,既包含技术特征不相同抗辩,也包含技术特征不等同抗辩。



05

合法来源抗辩


现行《专利法》第70条规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。合法来源抗辩系给予侵权产品销售和使用行为的抗辩理由,不包括制造和进口行为。《专利法》的本条规定仅仅针对销售流通环节侵犯专利权的行为做出了宽大处理。需要说明的是,按照《专利法》第70条的规定,具备合法来源的销售者/使用者,能够免除的民事责任仅仅是经济赔偿,是否免除停止侵权这一民事责任,《专利法》并未明确。按照专利权保护的基本逻辑,考察2016年以前的司法实践,构成合法来源的情况下,可以免除赔偿责任,但是停止使用、销售和许诺销售的责任并不免除。

值得重视的是,2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第25条规定:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

笔者认为:最高法院司法解释的上述规定突破了专利法免除赔偿责任的规定,给了合法来源抗辩一个防身的“金钟罩”,不用停止使用、许诺销售、销售等原本构成侵权的行为,这一规定的正当性和合理性,值得商榷。笔者留意到,《专利法》目前正处于修订过程中,如果此次修订对现行《专利法》第70条不作任何修改,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的上述规定,将与法律发生直接抵触。司法解释的规定,如果与法律的基本原理和明文规定发生冲突,将失去其正当性和存在价值,并无法适用于司法实践。 


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具体到本案中,被告如果能够证明自己仅仅销售、许诺销售了侵权产品,主观上不知道存在侵权,并且侵权产品有合法来源,则其合法来源抗辩有可能得到法院支持。

司法实务中,法院对合法来源抗辩的审核比较严格,认定构成合法来源,通常要满足以下条件:一是来自合法的进货渠道,一般要提供侵权产品的制造商;二是支付了合理价格,要与专利产品的购买价格相差不大;三是提供了有效票据,至于是否一定要有正式发票,视个案的具体情况而定。在本案中,被告系制造厂家,一方面,被告的网站和多个网店均宣称其系制造厂家,工厂面积和生产规模大;另一方面,原告公证购买的被控侵权产品上,有被告的注册商标。显然,本案被告并非侵权产品的销售者/使用者,无法实施合法来源抗辩。


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以上介绍了专利侵权纠纷中的五种常用抗辩方法,实际上,不侵权抗辩还有非生产经营目的、先用权、实施自有专利、自主开发技术等多种方式。实务中,专利权人的相对方须对各种抗辩方式了然于胸,并根据案件具体情况,加以灵活运用、组合运用,才能实现有效抗辩、成功抗辩。


注意

*本文不旨在为任何特定的案件或事实提供任何法律意见。在未经律师的专业指导下,任何人亦不应依赖本文信息作出任何商业决策或采取任何行动。



赵体律师简介

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广东君言律师事务所执业律师,具有部队经历,后转业至某市中级法院担任多年机关党委秘书,从事多年民事、刑事审判。2015年从法院辞职加入律师队伍。

擅长合同、涉公司类商事争议、知识产权纠纷和刑事案件。担任深圳市湖南商会副会长、深圳市湖南商会法律专业委员会副主任,获聘多家先进制造企业常年法律顾问。


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